Vers une transposition prochaine du Paquet marques en droit français.

[18/02/2019]

Le Gouvernement français a rendu public le 15 février, le projet de texte transposant la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Ce projet est soumis à consultation publique jusqu’au 20 mars 2019.

Le texte proposé se rapproche grandement, dans sa formulation et sa structure, du texte de la directive et ceci ne peut qu’être approuvé pour éviter des incertitudes juridiques.

Les principales modifications par rapport au système actuel apportées par ce texte sont les suivantes :

• Des motifs de refus ou de nullité sont expressément ajoutés: atteinte aux appellations d’origine, indication géographiques, variétés végétales, mauvaise foi du déposant, marque déposée par l’agent ou le représentant du titulaire. Ces motifs pouvaient déjà être examinés soit par l’INPI soit par les tribunaux, sur la base d’autres textes ou dans certains cas, sur la base de principe généraux du droit.
• Suppression de l’exigence de représentation graphique. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements... , à l’instar de ce qui est possible depuis 2017 auprès de l’EUIPO (Office européen des marques et modèles).
• La procédure d’opposition à l’encontre d’une marque française est modifiée et se rapproche de celle qui existe à l’EUIPO.

Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont notamment étendus aux dénominations sociales et aux noms des institutions, autorités ou organismes de droit public. Il sera possible de baser l’opposition sur plusieurs droits appartenant au même titulaire. Les fondements sont aussi élargis à la possibilité de fonder une opposition sur la base d’une marque renommée lorsque la marque contestée est de nature à tirer un profit indu de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice, ainsi qu’aux marques déposées par un agent ou un représentant, sans l’autorisation du véritable titulaire.

Sur le plan procédural, le texte propose d’apporter de nombreux changements : une opposition formelle devient possible avec obligation de déposer le mémoire et les pièces au soutien de l’opposition dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition. La phase correspondant à l’établissement d’un projet de décision que l’on connait dans la procédure actuelle est supprimée, mais la possibilité d’une audition est maintenue. L’Institut se voit reconnaitre un véritable pouvoir d’examen des preuves d’usages de la marque antérieure si de telles pièces sont sollicitées par le déposant. L’Institut de retiendra pas comme fondement de l’opposition les produits ou services pour lesquels l’usage n’a pas été rapporté. La possibilité de suspension de la procédure sur demande conjointe des parties est maintenue mais étendue à trois périodes de quatre mois (12 mois maximum au lieu de six actuellement).  Enfin, le Directeur de l’Institut n’aura plus l’obligation de statuer dans un délai maximum de 6 mois à compter de la fin du délai d’opposition, mais dans un délai de trois mois à compter de la fin de la phase d’instruction, ladite phase ‘instruction pouvant intervenir à différentes périodes de la procédure, selon la complexité des débats entre les parties.

• La date de renouvellement d’une marque française est modifiée. Dans le système actuel, une marque peut être renouvelée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration et dans un délai de grâce additionnel de six mois. L’ordonnance prévoit que la marque doit être renouvelée à sa date d’échéance et dans un délai additionnel de six mois. Par ailleurs, dans le système actuel, le renouvellement ne peut pas être demandé plus de six mois avant l’échéance. L’ordonnance prévoit que le renouvellement peut être demandé dans un délai d’un an précédent le jour de l’expiration de l’enregistrement.
• Une procédure administrative de nullité et de déchéance est instaurée devant l’INPI. Cette instauration est rendue obligatoire par la Directive européenne. Cette procédure entrera en vigueur au premier trimestre 2020. Les actions en nullité formées à titre principal et exclusivement fondées sur des motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative, ainsi que les actions en déchéance formées à titre principal, sont de la compétence exclusive de l’INPI – sauf lorsque certains contentieux judiciaires sont déjà en cours entre les parties, auquel cas le juge restera compétent. La procédure administrative mise en place est très proche de la nouvelle procédure d’opposition. L’exposé des moyens doit toutefois être soumis au moment du dépôt de l’action et la partie perdante peut être condamnée à verser une somme forfaitaire à l’autre partie. Les recours contre les décisions d’annulation ou de déchéance sont des recours en réformation. Les recours sont portés devant la Cour d’appel par voie d’assignation, selon une nouvelle procédure beaucoup plus complexe que celle applicable aux recours formés contre les autres décisions du Directeur général de l’INPI.
• L’exigence d’intérêt à agir est supprimée pour les actions en nullité fondées sur des motifs absolus et pour les actions en déchéance.
• Les actions en nullité deviennent imprescriptibles à l’exception de celles fondées sur une marque notoirement connue au sens de 6bis de la Convention d’Union de Paris qui se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée.
• La prescription de l’action en contrefaçon demeure de cinq ans, mais il est précisé « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer.
• Le non usage de la marque antérieure devient un moyen de défense dans les actions en nullité.
• Le régime de protection des marques de certification et des marques collectives est modifiée.

Ce projet de texte a été transmis pour consultation aux différentes associations spécialisées en propriété industrielle. Il devrait ensuite être adopté ce printemps ou au début de l’été, étant rappelé que la directive aurait dû être transposée avant le 14 janvier dernier.