Affaire Rolex : l’importance de la preuve de l’atteinte à la marque de renommée

[30/01/2023]

L’opposition formée par Rolex à l’encontre d’une marque représentant une couronne et déposée pour des « vêtements, articles chaussants, chapellerie » avait été rejetée par l’EUIPO, notamment au motif que Rolex n’avait pas identifié la ou les atteintes que l’usage de cette demande de marque pouvait lui causer. Dans un arrêt du 18 janvier 2023, le Tribunal confirme la décision et rejette le recours de Rolex, rappelant que la protection élargie accordée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, présuppose la réunion de quatre conditions cumulatives :

« Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure ».

L’absence de l’une de ces conditions suffit donc, en l’espèce, à rendre inapplicable le bénéfice du régime de marque de renommée.