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Cumul de protection entre Brevet Français et Brevet Européen, ce qui change avec la JUB

[23/06/2023]

Le 1er juin 2023, l’entrée en vigueur de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (Accord JUB) a enfin instauré la juridiction unifiée du brevet (JUB) et le brevet à effet unitaire (BU).

Si les déposants ont pris la mesure des changements stratégiques impliqués sur leurs titres européens (demande d’effet unitaire, opt-out…), ils ne sont pas forcément conscients que les brevets français sont aussi concernés.

En effet, l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, modifiant le code de la propriété intellectuelle (CPI) de sorte à l’adapter à la JUB, a complètement réécrit les Articles L. 614-13 et L. 614-14 CPI relatifs à la cessation des effets du brevet français du fait du brevet européen.

Pour mémoire, tout brevet français couvrant une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, cessait de produire ses effets à l’expiration du délai d'opposition ou à la date à laquelle la procédure d'opposition était close.

L’objectif d’une telle disposition était d’éviter le cumul de protection entre le brevet français d’origine et le brevet européen sur le territoire français.

Cependant, avec l’entrée en vigueur de l’Accord JUB, la JUB devient la juridiction compétente pour les brevets européens à effet unitaire et les brevets européens « classiques » n’ayant pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence de la JUB (« opt-out »).

Les nouveaux Articles L. 614-13 et L. 614-14 CPI prévoient par conséquent que seuls les brevets européens classiques ayant fait l’objet d’un opt-out sont à présent concernés par la cessation des effets, dans la mesure où seuls les tribunaux nationaux restent compétents pour ces brevets européens « classiques » ayant fait l’objet d’un opt-out.

A noter que :

  • un brevet français cesse de produire ses effets à la date d’un opt-out postérieur à l’expiration du délai d'opposition ou à la date à laquelle la procédure d'opposition est close ;
  • un retrait d’une dérogation (« opt-in ») n'affecte pas la cessation des effets du brevet français.

La conséquence de ces changements législatifs est qu’un cumul de protection entre un brevet français et un brevet européen à effet unitaire ou un brevet européen classique n’ayant pas fait l’objet d’un opt-out devient possible.

Il est donc stratégiquement utile de maintenir en vigueur les brevets français concernés.

Cela permettra par exemple, dans le cas d’un acte de contrefaçon commis uniquement en France, de saisir les tribunaux français sur la base du brevet français d’origine (au lieu de la JUB sur la base du brevet européen), et de ne risquer que l’invalidation du brevet français.

On notera toutefois que les principes européens de litispendance et de connexité s’appliquent, de sorte qu’en cas de saisie à la fois des tribunaux français et de la JUB pour la même affaire respectivement sur la base du brevet français et du brevet européen, la juridiction saisie en second lieu devrait a minima surseoir à statuer.

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