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IP insight

L’acquisition du caractère distinctif d’une marque à l’épreuve de l’usage.

[01/02/2021] Pour être valable, une marque doit être distinctive. Ce caractère distinctif peut être intrinsèque ou « acquis par l’usage » lorsque le titulaire d’une marque est en mesure de démontrer qu’il en a fait un usage tel, que les consommateurs perçoivent l’origine commerciale des produits et/ou services individualisés par la marque.

Des décisions récentes illustrent qu’il n’est pas toujours aisé de justifier l’acquisition par l’usage du caractère distinctif d’une marque.

En janvier 2021, l’Office britannique de la propriété intellectuelle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque figurative de la société Tefal pour défaut de caractère distinctif, considérant que l’élément figuratif, à savoir le point rouge situé au centre de la poêle pouvait être perçu comme un élément décoratif ou fonctionnel. Les éléments produits par Tefal propres à établir l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’ont pas suffi ; l’Office considérant que le public percevait la marque au point rouge comme une indication de chaleur et non pas comme l’origine commerciale des produits.

En décembre 2020, la Cour d'appel suédoise a également considéré que la marque tridimensionnelle « Crocs » n’était pas distinctive et que l’acquisition de cette distinctivité n’avait pas été établie par son titulaire malgré le succès de ses ventes en Suède ; considérant que la majorité des personnes sondées reconnaissait la forme générique de la chaussure mais ne l’attribuait pas nécessairement à Crocs.

Dans son arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris refuse de reconnaître le caractère distinctif de la marque verbale RENT A CAR en dépit de sa notoriété ; si cette dernière est connue par les consommateurs français, ils n’associent pas systématiquement son nomà une entreprise déterminée, ces termes étant également utilisés par d’autres sociétés de location de voitures.

Ces affaires démontrent la difficulté à prouver l’acquisition du caractère distinctif d’une marque par l’usage devant les autorités administratives ou judiciaires. Il est nécessaire de sélectionner soigneusement les éléments de preuves produits visant à démontrer que le public reconnaît un signe comme étant une marque.

Nos équipes se tiennent à votre entière disposition pour vous assister dans cette démarche.

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